Level-Up 전략 시리즈#2 : 상표권 출원 전략의 큰 그림 – 누가 무엇을 하여야 하나?

[흔한 상표 출원 업무 Process ]

1. 신규상표 발굴 및 상표 검토 요청

WHO: 국제사업파트(해외영업파트/기획파트)  

WHAT : ① 각 국가별 brand에 대한 트렌드 파악 ② 신규 상품/서비스에 대한 Brand Naming ③ 법무팀/IP팀에게 각 국가 별 상표등록 가능성에 대한 검토 요청

2. 신규상표 등록가능성 검토

WHO : 법무팀/IP팀이 대리인에게 검토 자문요청

WHAT : ① 신규상표의 각국별 식별력 및 등록가능성 검토 문의

② 출원방법 (개별국 출원 / 마드리드 출원) 선정 검토

3. 신규상표 내부 결정 / 출원 품의 / 출원 의뢰

WHO : 법무팀/IP팀 + 해외사업파트 + C Level 결정자

WHAT : ① 신규 출원대상 상표의 내부 확정 ② 내부 출원 품의 ③ 대리인에게 출원 의뢰

4. 출원 후 진행사항 모니터링 

WHO : 법무팀/IP팀

WHAT : ① 출원 후 등록시까지(1년-5년) 진행사항 대리인과 함께 모니터링 ② OA(Office Action)대응, 사용주의국가(ex 미국) 사용 증거제출 ③ 거절 시 복심 등 대응 여부 결정

5. 등록상표 관리 및 정보 공유   

WHO : 법무팀/IP팀 + 사업팀

WHAT : ① 국가별 등록상표 리스트 (갱신) 관리 ② 심판/소송제기 시 판매자료, 광고자료 등 관련 자료 사업팀으로부터 공유 ③ 상표권 사용 적절성 여부 및 침해 사례 모니터링

Level-Up 전략 #1: 상표업무 프로세스 및 상표 관리 꿀팁 1

한국 기업 본사의 상표관리 Control Tower 역할이 필요

 : 상표권은 기업의 중요한 무형 자산이자 지식재산권이므로 이와 같은 권리를 누구에게 귀속시킬 것인가 여부가 일차적으로 문제됩니다. 때로는 창업자 개인이 출원인이 되어 권리를 취득하는 경우도 존재하는데 이러할 경우 향후 창업자와 법인 사이에 누가 진정한 상표권자인지 여부에 관하여 분쟁이 발생하기도 합니다. 아울러 동일 또는 유사한 여러 개의 상표가 출원인을 달리하여(예컨대, 일부 상표는 한국본사를 출원인으로 하여 출원, 일부 상표는 창업자 개인 또는 해외 계열사를 출원인으로 하여 출원하는 경우 등)  출원/등록될 경우 수출입 통관 과정에서 동일인을 입증하는 것이 실무적으로 곤란한 경우가 발생하고, 때로는 제3국에서 모조품으로 오인되는 경우도 발생하므로 상표 출원인은 다른 특별한 사정이 없는 한 본사가 되어야 하고, 모든 글로벌 상표권은 본사에서 관리하는 것이 결국 통합적인 관리에 유리합니다.

또한 1) M&A 또는 영업 양수도시 상표권 이전/포기 등 통합적인 관리를 하여야 하고, 2) 현지 법인 담당자의 지적재산권 운영의 비전문성으로 인하여 통합적인 유지 관리가 안되는 문제가 발생할 수 있으며, 3) 상표권자가 여럿으로 흩어질 경우 글로벌 상표전략 수립에 장애사유로 작용하며, 4) 복심 또는 침해 대응 시 실제 사용자료(판매자료, 광고 자료 등)를 제출하여야 하는데 상표권들마다 등록인이 상이할 경우 이를 용이하게 입증하기가 곤란합니다.   

Level-Up 전략 #2: 상표업무 프로세스 및 상표 관리 꿀팁 2

대리인과의 밀착도가 생명과도 같음.

위의 상표출원 및 관리 프로세스에서 살펴본 바와 같이 상표출원 및 관리의 영역은 상당 부분 사내 법무팀 또는 IP팀에서 Initiative를 쥐고 절차를 끌고 가게 됩니다. 그런데 현실적으로 스타트업 입장에서는 이와 같은 업무를 총괄할 수 있는 사내 법무팀 또는 IP팀이 없는 경우가 대부분일 것이므로 이러한 경우 결국 기획팀/해외영업팀/C Level과 대리인이 직접 커뮤니케이션 해가면서 위와 같은 절차를 잡아가게 되는 것이 현실적입니다.

따라서 대리인으로서는 해당 기업의 브랜드가 생성 또는 개발되는 단계에서부터 관여하여 해당 브랜드가 최대한의 식별력을 가지고 세상에 나올 수 있도록 사내의 결정에 참여하여야 할 필요성이 큽니다. 아울러 브랜드가 런칭 되기 전부터 해당 상표가 해외 주요 국가 들에서 등록될 수 있는 가능성이 얼마다 되는지 여부를 타진하여야 합니다.

대리인이 이러한 밀착 대응을 하기 위해서는 산술적이거나 도식적인 영역에 의한 보수제안을 하는 것이 아니라 각 개별 출원대상상표가 가지는 식별력과 타 상표들 과의 유사성의 정도 등을 면밀하게 분석하여 출원대상 상표에 대하여 어느 정도 수준으로 등록가능성 검토를 할지 여부 및 해외출원 방법(마드리드 출원/개별국 출원)에 대한 깊이 있는 교감과 의사소통을 필요로 합니다.

결국 이와 같은 과정을 생략한 채 도식적이고 외형적인 면에만 치중하거나, 가격 요소만을 고려하여 의사결정을 할 경우 지난 번 글에서 논의할 바와 같이 상표 생애 전주기를 고려하여 평가해 보면 오히려 상표관리 및 유지에 있어서의 안정성과 지속성을 저해함으로써 기업의 브랜드 가치 훼손, 마케팅 비용 증가로 이어지는 악수를 두게 될 수 있음을 창업자분들과 초기 스타트업 들은 반드시 기억할 필요가 있습니다.