Young Hwee (Danny) CHOI

상표권 Level-Up 전략 시리즈 #4] 빠니보틀의 길 vs 곽튜브의 길 (식별력에 대한 이해)

빠니보틀과 곽튜브라는 유명 여행 유튜버가 있습니다. 저도 두 분의 구독자이고 종종 흥미로운 영상을 챙겨 보기도 하는데요.

(저는 두 분이 소속되어 있는 샌드박스네크워크SANDBOX의 법률자문을 했던 인연도 있고요.)

이번 시리즈에서는 두 분이 실제 출원한 상표권들을 좀 찾아 비교해보면서 상표권에서 가장 핵심적인 개념인 “식별력”에 대해서 이해해 보고자 합니다.

사실 다수의 유명 유튜버 분들의 채널명을 보면 브랜드 식별력이나 브랜드 확장에 대한 고민을 깊게 하지 않고 평범한 명칭으로 채널명을 정하는 경우가 많습니다.  “빠니보틀” 이라는 단어나 “곽튜브”라는 단어도 이분들이 유튜브를 시작하는 단계에서 정해진 명칭이기 때문에 상표법적으로 많은 고민을 하고 만드신 채널명은 아닌 것 같습니다. 그런데 실제 두 분의 사례를 상표법적으로 비교해 보면 아래에서 살펴보는 것처럼 정말 차이가 무지무지 많습니다.

[#1 빠니보틀의 길]

빠니보틀은 힌디어로 물을 뜻하는 “빠니(पानी Pani)”와 영어로 병을 뜻하는 “보틀(Bottle)”의 합성어라고 합니다. 한국어로 간단히 번역하면 “물병(water bottle)”이라는 평범한 뜻이지요. 아래와 같이 빠니보틀은 유튜버이니 기본적으로 인터넷방송과 관련된 류인 38류에 문제없이 잘 등록이 되었습니다.

그런데 만약 누군가가 생수사업을 하기 위해서 이 명칭 즉 “빠니보틀”이라는 단어를 생수병 포장에 부착하여 사용하고 ‘생수’와 관련된 류(class)인 32류에 “빠니보틀”로 상표권 출원 또한 한다고 생각해 보면 어떨까요?

아마도 특허청에서는 “빠니보틀”이라는 단어가 식별력(distinctiveness)이 없다는 이유로 등록시키기가 곤란하니 다른 사정이 없는 한 등록거절 될 거라는 취지로 적어서 출원인에게 통지서를 보낼 가능성이 높습니다.

식별력이 없어서 아래 거절된 “지리산 생수”의 사례도 한번 보시죠.

상표에 있어서 ‘식별력’이라는 말은 “본인의 상품(서비스)과 다른 사람의 상품(서비스)을 구분해 줄 수 있는 힘 또는 능력”을 말합니다. 쉽게 식별력이 무엇인지 설명하자면 누구나 알고 있는 간단하고 짧은 단어들은 소비자들/수요자들도 기억하기 쉽고 그래서 다들 상표로 쓰고 싶어할 것입니다. 그런데 상표권이라는 것은 상표등록이 완료될 경우 그 등록인만이 자신이 등록신청한 등록류/등록지정상품(일종의 ‘카테고리’라고 생각하시면 됩니다)에 해당 상표를 사용할 수 있도록 일종의(!) 독점력을 부여하는 성격이 있기 때문에 어떤 단어, 또는 브랜드를 그 사람만 사용할 수 있도록 해주기 위해서는 그 상표가 나름대로 조금 튀거나, 다른 상표와 어느 정도는 구별되는 지점이 있어야 한다는 것입니다.

그런데 “빠니보틀”도 “물통”이라는 매우 평범한 단어인데 어떻게 상표권 등록이 되었을까요?

그 이유는 다음과 같습니다. 식별력이 있는지 여부는 자신이 등록하고자 하는 출원류(class)의 지정상품(items)과의 관계에서 고려되어야 하기 때문입니다. 즉 만약 Pani Bottle을 생수와 관련된 32류에 출원하였다면 32류의 핵심 지정상품[생수 등]과의 관계에서 식별력이 없거나 매우 약하다고 심사관이 판단할 가능성이 크지만 38류의 지정상품(서비스)인 “인터넷방송업”과 관련 지어서 생각해 보면 “물병”이라는 뜻을 지닌 “빠니보틀”은 일반적으로 그 비즈니스와 관련하여 연상되거나 쉽게 사용되는 단어는 아니기 때문에 식별력이 있는 것으로 판단된 것입니다.

유사한 사례로서 당근마켓이 사용하는 “당근”이라는 간단한 단어도 만약 원래의 의미대로 야채와 관련된 지정상품에 해당하는 카테고리인 31류(야채관련 지정상품)에 출원했다면 식별력이 없어서 거절될 것이겠지만 (아래 31류에서의 당근팜 거절사례), 인터넷 플랫폼 사업과 관련된 서비스업인 35류, 38류 등에서는 식별력이 있는 것으로 판단되어 등록될 수 있었을 것입니다.

빠니보틀 사례들을 정리하면서 간단히 결론을 내 볼까요?

-      너무 일반적이고 흔한 단어들은 상표로 가급적 사용하지 말 것

-      만약 누구나 알고 있는 흔한 단어들을 사용하고 싶다면 그 비즈니스에서 그 명칭을 사용하는 것이 생뚱 맞는 명칭을 사용할 것.  

[#2 곽튜브의 길]

자, 그러면 이제 곽튜브에 대해 살펴볼까요? 곽튜브의 의미는 나름 쉽게 연상이 되지요? 일반인은 “곽씨 성을 지닌 사람이 운영하는 유튜브” 정도로 이해하지 않을까요? 아래와 같이 2개의 상표출원을 하였네요.

그런데 좀 특이하지 않나요?

우선 “곽튜브”라는 명칭으로는 출원을 한 내역이 조회되지 않네요.

그리고 KBAK이라는 명칭이 포함된 출원을 2개 하였는데, 인터넷 방송에 관련된 류인 38류에 출원한 것이 아니라 의류와 관련된 지정상품이 포함된 25류에 출원을 하였네요.

그런데 약간 의아스러운 것은 일반인들은 곽튜브 또는 곽준빈이라는 브랜드는 기억해도 KBAK이라는 명칭은 곽튜브와 연결 지어 생각하기가 쉽지가 않기 때문에 그 연결고리를 만드는 작업을 또 해야 한다는 점입니다.

한가지 더 근원적으로 생각해보면 “곽튜브”라는 명칭에 이미 “유튜브”라는 비즈니스 영역이 표시되어 있기 때문에 그 브랜드를 다른 비즈니스 영역으로 확장하기 사용하기 어려운 측면이 있습니다.

그래서 최근 브랜딩의 경향성을 보면 업종을 연상시키는 단어들은 죄 다 감추는 것이지요. (STARBUCKS COFFEE는 STARBUCKS로, Donkin Donuts는 Donkin으로 바뀌었고, 당근마켓도 당근으로 브랜드가 바뀌었을 뿐만 아니라 브랜드 확장을 시도하고 있지요)

[관련 글: 던킨 도너츠 (Dunkin) 와 스타벅스(Starbucks)의 브랜드 전략 변화]

https://blog.naver.com/ddanny77/221932568775

만약 ‘곽튜브’라는 명칭으로 인터넷방송과 관련된 류인 38류에 출원하면 어떻게 될까요?

조심스럽지만 아래에서 보는 “김과장” 등의 출원사례를 고려해 보면 “흔히 있는 성, 명칭”을 보통의 방식으로 사용하는 경우는 등록이 어려울 것이라 생각합니다.   

[Level-Up 전략 시리즈#3] 새롭게 시행되는 상표공존동의제도는 과연 써먹을 만 한 것인가?

상표공존동의제도란 선등록(출원)상표의 권리자가 표장 및 지정상품이 동일·유사한 후출원상표의 등록에 동의하는 경우 상표등록이 가능하도록 하는 제도로서 2024. 5. 1. 부터 시행됩니다.

실무에서 주로 쓰일 상표공존동의제도의 적용방법은 위의 흐름도에서 보는 바와 같이 비교적 간단합니다.  

상표출원 후 심사관이 유사상표에 대한 OA(Office Action)을 의견제출통지 형태로 송부할 경우, 해당 유사상표의 상표권자와의 접촉/협상을 통해 문서 형태로 된 상표공존동의서 작성 및 특허청 제출이 가능하다면 이와 같은 동의서 제출로 인하여 이미 발생한 상표 거절이유를 해소하게 되는 절차입니다.

향후 실무에서 얼마나 본 공존제도가 쓰일지 모르겠지만, 제도가 시행된 현 단계에서 유의해야 할 점 몇 가지를 생각해 보면 다음과 같습니다.

[상표공존동의제도 유의점 #1 공존동의 해주는 나도 상대방도 서로에게 구속받는다 – 후속상표 출원제한의 문제]

아마도 실무에서는 공존동의를 요청하는 측과 공존동의를 해주는 측 사이에 동의의 전제로 금전지급이 이루어질 가능성이 크다고 보입니다. 즉 공존동의를 허락해주는 자 입장에서는 그 대가로 돈을 벌 수 있는 길이 생긴 거죠. 그런데 공존동의의 대가로 지급받게 될 금원이 얼마나 될지는 양 당사자 사이의 협상에 의할 것이므로 협상이 성사되려면 생각보다 실제 지급되는 금액은 사안별로는 크지 않을 가능성도 존재합니다.

그런데 내가 공존동의 해주고 몇 푼 벌자고, 동의를 해주는 순간 공존동의 대상이 된 두 상표가 같은 수준으로, 즉 같은 법률적 효과를 가진 채로 등록되는 결과가 발생되므로, 동의를 해준 자 입장에서는 추후에 내 상표의 후속상표 또는 시리즈 상표를 출원하게 될 경우 “기 등록된 타인의 공존상표”가 인용상표로 내 후속 출원상표에 작용하게 되는 어처구니없는 결과가 발생하게 됩니다. 그럼 어쩌라고요? 이 상황에서는 내가 이제 오히려 기존 상표공존 동의 상황에서의 후출원 상표권자로부터 동의를 받아야 하는 묘한 상황이 연출됩니다.

따라서 이와 같은 상표공존동의제도에 의한 상표 공존은 동의해주는 자, 동의를 받는 자 양 측 모두에게 일종의 족쇄 같은 기능을 하게 됩니다. 양 측 모두 이제는 자신의 브랜드를 확장하는 후속 국면에서 만약 추가적인 상표출원이 필요할 경우 계속해서 상대방의 동의를 구해야 하는 상황이 연출될 가능성이 큽니다.

이와 같이 상표공존동의를 무심코 허락할 경우 내 브랜드 가치가 희석되는 효과가 발생할 수 있을 뿐만 아니라 시리즈 상표 등을 기획할 때 제한이 따르므로 이러한 점에 유의하여 동의여부를 신중히 결정할 필요가 있습니다.

[상표공존동의제도 유의점 #2 소비자 측면에서는 여전히 혼동가능성의 문제가 존재함]

본 제도의 취지상 출원상표와 인용상표의 표장이 완전하게 동일할 경우 이에 대한 공존동의서는 인정되지 아니한다고 설명되고 있습니다. 그런데 두 상표의 표장이 완전하게 동일하지 않더라도 유사도가 매우 높은 두 상표의 경우 이를 어떻게 처리할지는 불분명합니다. (소위 거절불가형 공존동의제도를 채택하는 경우라도 매우 미세한 부분에서의 차이가 존재할 경우 어떻게 처리할지는 분문명해 보입니다.)  

만약 기계적으로 양 표장 사이에 아주 미세한 부분이라도 다른 점이 존재할 경우 (즉, 완전하게 표장이 동일한 경우가 아니라 예를 들어 ‘ 또는 . 와 같은 기호만이 다를 경우, 영문표장의 중간에 알파벳 ‘r’ 자 만이 상이한 경우 등) 심사관이 공존동의서의 효력을 긍정하여 거절이유가 해소되는 것으로 보고 등록시킬 경우 실제 소비자들 또는 상표수요자들 입장에서는 혼동가능성이 증폭되어 상표법이 기능하여야 하는 본질적 기능(상표 식별기능)이 마비가 될 가능성이 있습니다.

그런데 만약 어떠한 두 표장이 완전 동일하지는 아니하지만 양 표장의 유사도가 고도로 높을 경우 심사관이 제출된 공존동의서의 효력을 부정하게 된다면 어떠한 문제가 발생하게 될까요? (소위 거절불가형 공존동의제도라고 하더라도 실제 양 표장의 유사성의 정도가 극단적으로 높고 쉼표 하나 차이가 있는 경우 등 실무에서는 다수의 문제되는 사례가 존재할 가능성이 있습니다) 앞에서도 언급했지만 양 당사자 사이에 공존동의의 전제로 금전지급이 이루어진 경우, 상표등록이라는 소기의 목적을 달성하지 못했으므로, 동의의 전제가 된 약정을 해제하거나 취소할 수 있을까요? 경우에 따라서는 그와 같은 해제조건이 포함된 공존동의서를 심사관이 인정할 수 있을까요? (아니 심사관이 계약법 전문가가 아닌데 해당 계약조항의 심층적 법효과에 대해 평가할 수 있을까요? 아니 그 업무를 심사관에게 맡기는 것 자체가 문제가 있는 것이 아닐까요?)

[상표공존제도 유의점 #3 왜 앞단에서는 등록시켜주면서 뒤에서는 정색하면서 취소할 수 있는 상당한 가능성을 열어줄까요?]

공존동의로 등록된 후출원상표가 수요자에게 오인·혼동을 야기하는 경우에는 어떻게 하나요? 라는 질문이 당연히 예상됩니다.

이에 대한 특허청의 공식자료 설명은 아래와 같습니다.

어쩌라고요? 거절불가형 공존동의제도에 의할 경우 심사관은 두 표장 사이에 약간의(!) 차이만 존재하여도 공존동의서의 효력을 긍정하게 되어 두 등록상표 모두 유효한 상표권으로 등록되어 인정되는 것인데, 그렇게 유효하게 등록된 상표권의 법적 효력에 근거하여 상표사용을 하였더니 “혼동가능성”을 이유로 취소심판청구를 당하여 상표권이 무효화될 수 있다니요? 이거 어디 무서워서 공존동의제도를 믿고 절차를 이용할 수 있을지 잘 모르겠습니다.

결론적으로, 이와 같이 상표공존동의제도가 시행되기는 하였지만 실무적으로 문제되는 쟁점에 있어서 특허청이 어떠한 기준으로 판단할지 그리고 분쟁이 발생할 경우 법원은 어떻게 판단할 지 여부는 미지의 영역인 곳이 많으므로, 공존동의제도를 활용할 기업들 입장에서는 가급적 신중하게 접근할 필요가 있어 보입니다. 아울러 특허청은 빠른 시일 내에 심사지침 등을 마련하여 제도가 안정적으로 활용될 수 있도록 준비하여야 할 것으로 보입니다.

Level-Up 전략 시리즈#2 : 상표권 출원 전략의 큰 그림 – 누가 무엇을 하여야 하나?

[흔한 상표 출원 업무 Process ]

1. 신규상표 발굴 및 상표 검토 요청

WHO: 국제사업파트(해외영업파트/기획파트)  

WHAT : ① 각 국가별 brand에 대한 트렌드 파악 ② 신규 상품/서비스에 대한 Brand Naming ③ 법무팀/IP팀에게 각 국가 별 상표등록 가능성에 대한 검토 요청

2. 신규상표 등록가능성 검토

WHO : 법무팀/IP팀이 대리인에게 검토 자문요청

WHAT : ① 신규상표의 각국별 식별력 및 등록가능성 검토 문의

② 출원방법 (개별국 출원 / 마드리드 출원) 선정 검토

3. 신규상표 내부 결정 / 출원 품의 / 출원 의뢰

WHO : 법무팀/IP팀 + 해외사업파트 + C Level 결정자

WHAT : ① 신규 출원대상 상표의 내부 확정 ② 내부 출원 품의 ③ 대리인에게 출원 의뢰

4. 출원 후 진행사항 모니터링 

WHO : 법무팀/IP팀

WHAT : ① 출원 후 등록시까지(1년-5년) 진행사항 대리인과 함께 모니터링 ② OA(Office Action)대응, 사용주의국가(ex 미국) 사용 증거제출 ③ 거절 시 복심 등 대응 여부 결정

5. 등록상표 관리 및 정보 공유   

WHO : 법무팀/IP팀 + 사업팀

WHAT : ① 국가별 등록상표 리스트 (갱신) 관리 ② 심판/소송제기 시 판매자료, 광고자료 등 관련 자료 사업팀으로부터 공유 ③ 상표권 사용 적절성 여부 및 침해 사례 모니터링

Level-Up 전략 #1: 상표업무 프로세스 및 상표 관리 꿀팁 1

한국 기업 본사의 상표관리 Control Tower 역할이 필요

 : 상표권은 기업의 중요한 무형 자산이자 지식재산권이므로 이와 같은 권리를 누구에게 귀속시킬 것인가 여부가 일차적으로 문제됩니다. 때로는 창업자 개인이 출원인이 되어 권리를 취득하는 경우도 존재하는데 이러할 경우 향후 창업자와 법인 사이에 누가 진정한 상표권자인지 여부에 관하여 분쟁이 발생하기도 합니다. 아울러 동일 또는 유사한 여러 개의 상표가 출원인을 달리하여(예컨대, 일부 상표는 한국본사를 출원인으로 하여 출원, 일부 상표는 창업자 개인 또는 해외 계열사를 출원인으로 하여 출원하는 경우 등)  출원/등록될 경우 수출입 통관 과정에서 동일인을 입증하는 것이 실무적으로 곤란한 경우가 발생하고, 때로는 제3국에서 모조품으로 오인되는 경우도 발생하므로 상표 출원인은 다른 특별한 사정이 없는 한 본사가 되어야 하고, 모든 글로벌 상표권은 본사에서 관리하는 것이 결국 통합적인 관리에 유리합니다.

또한 1) M&A 또는 영업 양수도시 상표권 이전/포기 등 통합적인 관리를 하여야 하고, 2) 현지 법인 담당자의 지적재산권 운영의 비전문성으로 인하여 통합적인 유지 관리가 안되는 문제가 발생할 수 있으며, 3) 상표권자가 여럿으로 흩어질 경우 글로벌 상표전략 수립에 장애사유로 작용하며, 4) 복심 또는 침해 대응 시 실제 사용자료(판매자료, 광고 자료 등)를 제출하여야 하는데 상표권들마다 등록인이 상이할 경우 이를 용이하게 입증하기가 곤란합니다.   

Level-Up 전략 #2: 상표업무 프로세스 및 상표 관리 꿀팁 2

대리인과의 밀착도가 생명과도 같음.

위의 상표출원 및 관리 프로세스에서 살펴본 바와 같이 상표출원 및 관리의 영역은 상당 부분 사내 법무팀 또는 IP팀에서 Initiative를 쥐고 절차를 끌고 가게 됩니다. 그런데 현실적으로 스타트업 입장에서는 이와 같은 업무를 총괄할 수 있는 사내 법무팀 또는 IP팀이 없는 경우가 대부분일 것이므로 이러한 경우 결국 기획팀/해외영업팀/C Level과 대리인이 직접 커뮤니케이션 해가면서 위와 같은 절차를 잡아가게 되는 것이 현실적입니다.

따라서 대리인으로서는 해당 기업의 브랜드가 생성 또는 개발되는 단계에서부터 관여하여 해당 브랜드가 최대한의 식별력을 가지고 세상에 나올 수 있도록 사내의 결정에 참여하여야 할 필요성이 큽니다. 아울러 브랜드가 런칭 되기 전부터 해당 상표가 해외 주요 국가 들에서 등록될 수 있는 가능성이 얼마다 되는지 여부를 타진하여야 합니다.

대리인이 이러한 밀착 대응을 하기 위해서는 산술적이거나 도식적인 영역에 의한 보수제안을 하는 것이 아니라 각 개별 출원대상상표가 가지는 식별력과 타 상표들 과의 유사성의 정도 등을 면밀하게 분석하여 출원대상 상표에 대하여 어느 정도 수준으로 등록가능성 검토를 할지 여부 및 해외출원 방법(마드리드 출원/개별국 출원)에 대한 깊이 있는 교감과 의사소통을 필요로 합니다.

결국 이와 같은 과정을 생략한 채 도식적이고 외형적인 면에만 치중하거나, 가격 요소만을 고려하여 의사결정을 할 경우 지난 번 글에서 논의할 바와 같이 상표 생애 전주기를 고려하여 평가해 보면 오히려 상표관리 및 유지에 있어서의 안정성과 지속성을 저해함으로써 기업의 브랜드 가치 훼손, 마케팅 비용 증가로 이어지는 악수를 두게 될 수 있음을 창업자분들과 초기 스타트업 들은 반드시 기억할 필요가 있습니다.

[상표권 Level-Up 전략 시리즈#1 : 비용을 줄이는 방법]

상표권 Level-Up 전략 시리즈

최영휘 변리사(변호사)

이번 <상표권 Level-up 전략> 시리즈에서는 상표권 관리에 관한 본질적인 인사이트를 나누고자 합니다. 스타트업 및 창업자들이 브랜드를 상표권으로 만들고 고민하는 과정에서 가장 근본적으로 관심을 기울여야 할 요소가 과연 무엇인지를 키워드를 중심으로 전략적인 관점에서 나누어 보겠습니다.

이 글을 통하여 제가 기대하는 것은 스타트업, 창업자가 브랜드 전략을 구상하고, 실행화 하는 단계에서 제가 전달 드린 level-up 전략을 기억하시고 본 내용으로 해당 과제를 필터링함을 통해 상표권 관리에 있어서 합리적이고 안정적인 의사결정을 내리시는데 도움을 드리는 것입니다. 

[상표권 Level-Up 전략 시리즈#1 : 비용을 줄이는 방법]

[강대표와 최팀장의 흔한 대화]

강대표 : “최팀장 그래서 출원부터 등록까지 얼마면 되는데? “

최팀장 : “네 대표님, 그게요, 전문가에게 알아보니까요. A와 같이 브랜드를 선택하는 경우는 이정도 되고요, B와 같이 선택하는 경우는 이정도 된다고 합니다. 또 경우에 따라서는 C와 같이 선택하는 것도 가능하구요…”

강대표 : “그래서 그게 결국 얼마면 되는 건데 ? “

최팀장 : “네, 대표님. 그게요 아까 말씀드렸듯이 A의 경우와 B의 경우가 다른데요…”

강대표 : “그래서 최팀장의 의견은 ? “

최팀장 : “네 대표님, A의 경우는 이런 장단점이 있고, B의 경우는 이런 장단점이 있습니다.”

강대표 : “ ?! 그래서 어쩌자구 !?”

왜 이런 웃픈 대화가 스타트업에서 자주 반복 될까요 ? 대표든 실무자든 상표법 전문가는 아니니까 이렇게 저렇게 대략적인 브랜드 사용 계획을 정해서 전문가와 상의해 가면서 출원 계획을 정하게 될 텐데요, 사실 브랜드라는 것이 생물과 같은 측면이 있기 때문에 태동단계, 출시단계, 성숙단계 등등을 거치면서 진화(evolution)해가는 경우에 새싹단계, 즉 브랜드 태동단계에서는 대표님이든, 실무자든, 전문가든 누구 한사람이 주도권을 쥐고 이렇게 결정해야 한다고 확실하게 밀고 나가면서 힘줘서 이야기하기가 곤란한 경우가 있거든요. 상표권은 출원비용도 존재하지만, 처음부터 제대로 와꾸를 못 짜거나 상표권 전략이 부재한 상태에서 출원이 되면 나중에 출원 비용의 몇 배, 때로는 몇 십배 되는 침해 대응 비용이 발생하는 경우도 실무에서는 생각보다 많고, 최악의 경우에는 마케팅 비용으로 수억, 수십억을 태워서 애지중지 키웠던 브랜드명을 바꿔야 하는 사태까지 발생하게 되지요. 돈도 돈인데 이런 사태가 발생하면 그동안 땀 흘려 키워왔던 브랜드 가치가 망가지거나 다른 브랜드에 의해 내 브랜드 가치가 희석되는 것을 속절없이 바라봐야 하는 상황도 발생하게 되므로 창업자나 브랜더들의 마음은 정말 타들어 가지요.

그래서 상표권과 관련한 비용이슈는 출원비용만을 볼 것이 아니라 상표권의 생애와 관련한 전주기를 전체적으로 고려하여 판을 짜야 하는데요. 이와 같이 출원비용 만이 아니라 브랜드와 상표권의 생애 주기 전체를 아무리 염두 하더라도 새싹단계(태동단계)에서부터 비용을 줄이고자 한다면 아래와 같은 Level-up 전략 3가지를 꼭 기억해 주세요. (참고적으로 아래 전략 1, 2, 3 중에서 전략1의 중요도는 80% 이상입니다) 

Level-Up 전략 1. “식별력(distinctiveness)”의 개념에 대해서는 대표님 이든 실무자든 반드시 장악하여야 합니다.  (aka, 식별력이 약한 상표를 출원했다간 초가삼간 다 태울 수 있습니다)

식별력은 내 상표를 통하여 내 상품이나 서비스를 다른 사람의 상품이나 서비스와 구별하게 해주는 능력 또는 힘을 말해요. 다시 말해, 만약 상표가 눈에 띄게 특별하거나 독특하다면, 사람들은 그 상표를 보고 그 상품이나 서비스가 무엇인지 쉽게 알 수 있겠지요. 또는 그 상표를 보고 내 상품/서비스와 다른 사람의 상품/서비스를 구별할 수 있겠지요. (즉, 소비자가 어떠한 두 상품/서비스 중 하나를 고르려고 볼 경우 그 해당 두 상품/서비스를 혼동하지 않고 구별시켜 줄 필요성이 있기 때문에 상표권이 등록되기 위해서는 반드시 식별력을 구비하여야 하지요.) 예를 들어, 애플 회사의 사과 모양의 로고나 코카콜라의 파란색으로 된 글씨체는 매우 유명한 상표로, 이들을 보면 곧 애플 제품이나 코카콜라 음료라는 것을 알 수 있죠. 이런 식별력 있는 상표들은 소비자에게 제품을 구별하고 신뢰할 수 있는 느낌을 주기도 해요.

사실 식별력 문제에 대해 디테일 하게 들어가면 전문가들도 어떠한 사안에 대해 서로 자기 주장이 팽팽하게 맞설 만큼 어려운 영역이고, 결국 상표권 법리는 식별력 유무 내지는 정도를 판별해 내는 능력치를 기르는 싸움이라고 볼 수 있을 정도로 어려운 영역이라고도 볼 수 있는데요.

식별력에 대해서 이 글에서 길게 강의할 생각은 없고요. 이미 이 개념이 중요한 만큼 너튜브에서 “상표권 식별력” 및 관련 키워드로 검색하면 우수수 관련 영상들이 쏟아져 나오니 차분히 잘 정리된 영상들을 학습하시면서 식별력에 대한 감을 탑재하시면 일단 구상하시는 여러가지 머리속에 있는 브랜드가 과연 상표권으로 등록 받을 수 있을지에 대해 반 이상 정도가 screening 되어 탈락될 거라고 생각됩니다.

핵심은 이것입니다. “식별력이 없거나 식별력이 낮은 표장(mark)를 계속 사업에서 고집하시면 결국 상표 생애 총주기에서 총비용은 늘어날 가능성이 매우 높습니다.” 제가 지금 말씀드린 이 문장 하나를 정말로 정확하게 이해하시면 비용과 관련한 이슈에서 상당한 인사이트를 얻으실 수 있을 것입니다.  

스타트업 입장에서는 내가 맘에 드는 브랜드에 대한 상표권을 취득하는 것도 중요하지만 소위 해당 업계에서 트렌디하게 사용되는 키워드 또는 대중이 팬시하게 여길만한 단어들로 손쉽게 브랜딩을 하여 출원을 하였다가 타 업체(라고 쓰고 큰 기업이라고 이해를…)에게 식별력 없음/유사상표를 이유로 이의신청을 당하거나 무효심판을 당하면 그야말로 벼룩을 잡으려다 초가삼간을 다 태워 먹을 수도 있으니 정말 조심하여야 합니다. (저는 이런 경우를 소위 “와꾸(flame)”를 잘못 끼웠다라고 표현하기도 합니다.)  

Level-Up 전략 2. 상표권 비용은 개수로 정해지므로 출원 개수를 줄여야 합니다.

출원할 상표의 개수를 줄이는 노하우는 정말 다양할 수 있습니다. 그 중에서 먼저 말씀드릴 사항은 다음과 같습니다. 소위 현재 시장에서 진행되는 CI/BI의 일체화 경향성은 앞으로도 이어질 것으로 생각됩니다. CI와 BI를 일체화 시키는 이유는 마케팅 측면에서도 이해가 되지만, 상표관리 측면에서도 핵심적인 브랜드의 상표관리에 초점을 맞추어 관리할 수 있다는 점에서 기업 입장에서는 비용절감에 큰 이득이 됩니다.

2010년에 설립된 ‘스마트스터디’는 자사 핵심 브랜드인 핑크퐁의 인지도가 높아지자 사명을 ‘더핑크퐁컴퍼니’로 리뉴얼 하였고, 크라우드펀딩 플랫폼인 ‘와디즈’도 설립 당시 사명(CI)은 ‘마크마운트’였지만 역시 사명 변경을 통해 ‘와디즈 주식회사’로 사명변경을 하였습니다.

현대의 비즈니스 모델이 점차 상품과 서비스가 구별되기 어려운 모델들로 진화하고 있기 때문에 브랜드 컨셉이 허락한다면 CI와 BI를 일체화 하거나 시리즈로 만들 전략을 구상해 보시기 바랍니다.         

Level-Up 전략 3. 처음부터 글로벌(Born To Global)사업을 생각한다면 IP보호의 핵심지역이 어디일지 브랜드 구상단계에서부터 예측하고 출원전략을 세워야 합니다.

상표권은 각 나라마다 출원하고 등록해야 합니다(속지주의, Territorial principle). 만약 어떠한 상표를 한국에서 상표권 출원 및 등록하고 사용하고 있다가 글로벌로 시장 진출할 때가 되어(!) 중국, 미국, EU, 일본 등에 상표권을 출원하였는데 식별력이 없거나, 유사상표의 존재로 거절되면 이를 처리하기 위한 비용은 얼마나 될까요? 귀사가 해당 브랜드로 이미 한국의 경계를 넘어 다른 나라에서 상표를 사용하고 있고 이에 더하여 귀사의 상표가 해당국가에서 유사상표의 존재로 거절될 경우 해당 유사상표의 상표권자가 법적으로 귀사를 당대로 사용금지 등의 권리주장을 해 올 경우 이를 방어하기 위한 방어비용은 얼마나 들까요? 또 시간은 얼마나 소요될까요?

결국 글로벌 사업을 생각하는 기업 또는 창업자가 상표관리에 있어서의 총비용을 절감하기 위해서는 구상하는 브랜드에 대한 최초 시장 런칭을 하기 전에 이미 메인 타겟 시장/국가에 대한 상표권 포트폴리오 전략을 적절하게 구상하고 실행하여야 합니다.  

법무법인 시헌 최영휘 변리사(변호사)