[상표권 Level-Up 전략 시리즈#1 : 비용을 줄이는 방법]

상표권 Level-Up 전략 시리즈

최영휘 변리사(변호사)

이번 <상표권 Level-up 전략> 시리즈에서는 상표권 관리에 관한 본질적인 인사이트를 나누고자 합니다. 스타트업 및 창업자들이 브랜드를 상표권으로 만들고 고민하는 과정에서 가장 근본적으로 관심을 기울여야 할 요소가 과연 무엇인지를 키워드를 중심으로 전략적인 관점에서 나누어 보겠습니다.

이 글을 통하여 제가 기대하는 것은 스타트업, 창업자가 브랜드 전략을 구상하고, 실행화 하는 단계에서 제가 전달 드린 level-up 전략을 기억하시고 본 내용으로 해당 과제를 필터링함을 통해 상표권 관리에 있어서 합리적이고 안정적인 의사결정을 내리시는데 도움을 드리는 것입니다. 

[상표권 Level-Up 전략 시리즈#1 : 비용을 줄이는 방법]

[강대표와 최팀장의 흔한 대화]

강대표 : “최팀장 그래서 출원부터 등록까지 얼마면 되는데? “

최팀장 : “네 대표님, 그게요, 전문가에게 알아보니까요. A와 같이 브랜드를 선택하는 경우는 이정도 되고요, B와 같이 선택하는 경우는 이정도 된다고 합니다. 또 경우에 따라서는 C와 같이 선택하는 것도 가능하구요…”

강대표 : “그래서 그게 결국 얼마면 되는 건데 ? “

최팀장 : “네, 대표님. 그게요 아까 말씀드렸듯이 A의 경우와 B의 경우가 다른데요…”

강대표 : “그래서 최팀장의 의견은 ? “

최팀장 : “네 대표님, A의 경우는 이런 장단점이 있고, B의 경우는 이런 장단점이 있습니다.”

강대표 : “ ?! 그래서 어쩌자구 !?”

왜 이런 웃픈 대화가 스타트업에서 자주 반복 될까요 ? 대표든 실무자든 상표법 전문가는 아니니까 이렇게 저렇게 대략적인 브랜드 사용 계획을 정해서 전문가와 상의해 가면서 출원 계획을 정하게 될 텐데요, 사실 브랜드라는 것이 생물과 같은 측면이 있기 때문에 태동단계, 출시단계, 성숙단계 등등을 거치면서 진화(evolution)해가는 경우에 새싹단계, 즉 브랜드 태동단계에서는 대표님이든, 실무자든, 전문가든 누구 한사람이 주도권을 쥐고 이렇게 결정해야 한다고 확실하게 밀고 나가면서 힘줘서 이야기하기가 곤란한 경우가 있거든요. 상표권은 출원비용도 존재하지만, 처음부터 제대로 와꾸를 못 짜거나 상표권 전략이 부재한 상태에서 출원이 되면 나중에 출원 비용의 몇 배, 때로는 몇 십배 되는 침해 대응 비용이 발생하는 경우도 실무에서는 생각보다 많고, 최악의 경우에는 마케팅 비용으로 수억, 수십억을 태워서 애지중지 키웠던 브랜드명을 바꿔야 하는 사태까지 발생하게 되지요. 돈도 돈인데 이런 사태가 발생하면 그동안 땀 흘려 키워왔던 브랜드 가치가 망가지거나 다른 브랜드에 의해 내 브랜드 가치가 희석되는 것을 속절없이 바라봐야 하는 상황도 발생하게 되므로 창업자나 브랜더들의 마음은 정말 타들어 가지요.

그래서 상표권과 관련한 비용이슈는 출원비용만을 볼 것이 아니라 상표권의 생애와 관련한 전주기를 전체적으로 고려하여 판을 짜야 하는데요. 이와 같이 출원비용 만이 아니라 브랜드와 상표권의 생애 주기 전체를 아무리 염두 하더라도 새싹단계(태동단계)에서부터 비용을 줄이고자 한다면 아래와 같은 Level-up 전략 3가지를 꼭 기억해 주세요. (참고적으로 아래 전략 1, 2, 3 중에서 전략1의 중요도는 80% 이상입니다) 

Level-Up 전략 1. “식별력(distinctiveness)”의 개념에 대해서는 대표님 이든 실무자든 반드시 장악하여야 합니다.  (aka, 식별력이 약한 상표를 출원했다간 초가삼간 다 태울 수 있습니다)

식별력은 내 상표를 통하여 내 상품이나 서비스를 다른 사람의 상품이나 서비스와 구별하게 해주는 능력 또는 힘을 말해요. 다시 말해, 만약 상표가 눈에 띄게 특별하거나 독특하다면, 사람들은 그 상표를 보고 그 상품이나 서비스가 무엇인지 쉽게 알 수 있겠지요. 또는 그 상표를 보고 내 상품/서비스와 다른 사람의 상품/서비스를 구별할 수 있겠지요. (즉, 소비자가 어떠한 두 상품/서비스 중 하나를 고르려고 볼 경우 그 해당 두 상품/서비스를 혼동하지 않고 구별시켜 줄 필요성이 있기 때문에 상표권이 등록되기 위해서는 반드시 식별력을 구비하여야 하지요.) 예를 들어, 애플 회사의 사과 모양의 로고나 코카콜라의 파란색으로 된 글씨체는 매우 유명한 상표로, 이들을 보면 곧 애플 제품이나 코카콜라 음료라는 것을 알 수 있죠. 이런 식별력 있는 상표들은 소비자에게 제품을 구별하고 신뢰할 수 있는 느낌을 주기도 해요.

사실 식별력 문제에 대해 디테일 하게 들어가면 전문가들도 어떠한 사안에 대해 서로 자기 주장이 팽팽하게 맞설 만큼 어려운 영역이고, 결국 상표권 법리는 식별력 유무 내지는 정도를 판별해 내는 능력치를 기르는 싸움이라고 볼 수 있을 정도로 어려운 영역이라고도 볼 수 있는데요.

식별력에 대해서 이 글에서 길게 강의할 생각은 없고요. 이미 이 개념이 중요한 만큼 너튜브에서 “상표권 식별력” 및 관련 키워드로 검색하면 우수수 관련 영상들이 쏟아져 나오니 차분히 잘 정리된 영상들을 학습하시면서 식별력에 대한 감을 탑재하시면 일단 구상하시는 여러가지 머리속에 있는 브랜드가 과연 상표권으로 등록 받을 수 있을지에 대해 반 이상 정도가 screening 되어 탈락될 거라고 생각됩니다.

핵심은 이것입니다. “식별력이 없거나 식별력이 낮은 표장(mark)를 계속 사업에서 고집하시면 결국 상표 생애 총주기에서 총비용은 늘어날 가능성이 매우 높습니다.” 제가 지금 말씀드린 이 문장 하나를 정말로 정확하게 이해하시면 비용과 관련한 이슈에서 상당한 인사이트를 얻으실 수 있을 것입니다.  

스타트업 입장에서는 내가 맘에 드는 브랜드에 대한 상표권을 취득하는 것도 중요하지만 소위 해당 업계에서 트렌디하게 사용되는 키워드 또는 대중이 팬시하게 여길만한 단어들로 손쉽게 브랜딩을 하여 출원을 하였다가 타 업체(라고 쓰고 큰 기업이라고 이해를…)에게 식별력 없음/유사상표를 이유로 이의신청을 당하거나 무효심판을 당하면 그야말로 벼룩을 잡으려다 초가삼간을 다 태워 먹을 수도 있으니 정말 조심하여야 합니다. (저는 이런 경우를 소위 “와꾸(flame)”를 잘못 끼웠다라고 표현하기도 합니다.)  

Level-Up 전략 2. 상표권 비용은 개수로 정해지므로 출원 개수를 줄여야 합니다.

출원할 상표의 개수를 줄이는 노하우는 정말 다양할 수 있습니다. 그 중에서 먼저 말씀드릴 사항은 다음과 같습니다. 소위 현재 시장에서 진행되는 CI/BI의 일체화 경향성은 앞으로도 이어질 것으로 생각됩니다. CI와 BI를 일체화 시키는 이유는 마케팅 측면에서도 이해가 되지만, 상표관리 측면에서도 핵심적인 브랜드의 상표관리에 초점을 맞추어 관리할 수 있다는 점에서 기업 입장에서는 비용절감에 큰 이득이 됩니다.

2010년에 설립된 ‘스마트스터디’는 자사 핵심 브랜드인 핑크퐁의 인지도가 높아지자 사명을 ‘더핑크퐁컴퍼니’로 리뉴얼 하였고, 크라우드펀딩 플랫폼인 ‘와디즈’도 설립 당시 사명(CI)은 ‘마크마운트’였지만 역시 사명 변경을 통해 ‘와디즈 주식회사’로 사명변경을 하였습니다.

현대의 비즈니스 모델이 점차 상품과 서비스가 구별되기 어려운 모델들로 진화하고 있기 때문에 브랜드 컨셉이 허락한다면 CI와 BI를 일체화 하거나 시리즈로 만들 전략을 구상해 보시기 바랍니다.         

Level-Up 전략 3. 처음부터 글로벌(Born To Global)사업을 생각한다면 IP보호의 핵심지역이 어디일지 브랜드 구상단계에서부터 예측하고 출원전략을 세워야 합니다.

상표권은 각 나라마다 출원하고 등록해야 합니다(속지주의, Territorial principle). 만약 어떠한 상표를 한국에서 상표권 출원 및 등록하고 사용하고 있다가 글로벌로 시장 진출할 때가 되어(!) 중국, 미국, EU, 일본 등에 상표권을 출원하였는데 식별력이 없거나, 유사상표의 존재로 거절되면 이를 처리하기 위한 비용은 얼마나 될까요? 귀사가 해당 브랜드로 이미 한국의 경계를 넘어 다른 나라에서 상표를 사용하고 있고 이에 더하여 귀사의 상표가 해당국가에서 유사상표의 존재로 거절될 경우 해당 유사상표의 상표권자가 법적으로 귀사를 당대로 사용금지 등의 권리주장을 해 올 경우 이를 방어하기 위한 방어비용은 얼마나 들까요? 또 시간은 얼마나 소요될까요?

결국 글로벌 사업을 생각하는 기업 또는 창업자가 상표관리에 있어서의 총비용을 절감하기 위해서는 구상하는 브랜드에 대한 최초 시장 런칭을 하기 전에 이미 메인 타겟 시장/국가에 대한 상표권 포트폴리오 전략을 적절하게 구상하고 실행하여야 합니다.  

법무법인 시헌 최영휘 변리사(변호사)